四、他山之石
在上篇中，通过分析我国现行的法律规范和国家专利局的《审查指南》(2001年10月18日发布），笔者认为，花旗银行的商业方法及系统在我国现阶段尚不具备可专利性，花旗银行还不能获得专利权。那么，现今国外是如何对待商业方法、商业方法软件及系统的专利申请呢？相关申请人是否可以获得专利权呢？也许，“他山之石，可以攻玉”。
（一）美国的实践
在现阶段美国，商业方法是具有可专利性的，商业方法的创造人可以获得相应专利权。例如，美国亚马逊公司（Amazon. com， Inc.）现在就享有一些商业方法的专利权，其中包括一项根据用户的网络浏览历史状况，来发现网络中比较受欢迎的站点，以及使其他用户在浏览网络过程中也增加对这些站点注意力的方法。这种方法可以锁定网上商店提供的比较受欢迎的商品，当然也可以用来标注互联网上其他受欢迎的物品（以标注站点的方式体现）。某个站点的受欢迎度是根据定期对用户进行的与这个站点有关的活动量，比如用户浏览这个站点的次数、用户在这个站点购物的数量、用户购买这个节点所代表的物品的数量等等，进行统计而得出的。这样的统计和对站点进行突出标注是通过自动提升该站点在整个浏览结构中的位置而实现的。这种商业方法通过一系列非常具体的数学方法和逻辑方法实现，在该权利的说明书中有非常明确的阐释，并且此种商业方法是可以通过数学运算和逻辑运算自动运作的。
经过审理In re Alappat案，软件在美国被认定为具有可专利性。此案中的发明涉及一项改良计算机显示器画面功能的设计。联邦巡回法院判定此发明构成专利法所保护的机器，并同时确认一台通用的计算机如果是按照特定软件的指令，执行特定的功能，那么它将被视为一个具有特殊用途的机器，从而使软件具有了可专利性。受Alappat案影响，1995年4月26日美国专利商标局(USPTO)宣布包含在有形载体上的计算机程序符合美国专利法101条关于可专利性的要求，而后在1996年3月29日实施的美国《与计算机有关发明的审查基准》中规定，计算机可读媒体，包括软件等，具有可专利性（参见张平和卢海鹰：“从拒绝保护到大门洞开纵论计算机软件的可专利性”，载于《中外法学》2001年第2期）。因此，计算机软件在美国是具有可专利性的。而结合了商业方法和计算机软件二者之长的商业方法软件也具有可专利性。
商业方法系统在美国也是具备可专利性的。这种可专利性是通过美国最高法院于1999年1月11日做出对State Street Bank&Trust Co. v. Sig-nature Financial Group， Inc．案不予受理的判决而确立的。该案涉及金融服务业务中一种有关共同基金投资理财监控管理系统的发明专利。这种系统可以根据共同基金前日投资组合情况，以及个别投资工具的资产负债与涨跌状况等相关资料而迅速决定其当日的投资比例，而且可以快速和精确地计算目前各种相关统计资料，为决策提供重要的信息。同时，这种系统还能追踪记录上述各种资料的变动状况，使之成为每日决策以及未来年度决算和税务处理的信息基础。该案认定了在美国专利保护中，并没有所谓的“商业方法例外”的原则，即在进行专利审查时，商业方法与其它专利申请应当一视同仁。同时，某种发明申请如果可以通过执行某种数学法则，产生诸如投资比例、损益、资产等各项具体而有用的信息时，可视为产生了有用的、具体的与有形的结果，即具有了实用性，那么该项申请具有可专利性。（张平和卢海鹰文，页225-226)
因此，商业方法、商业方法软件及系统在现今美国都是具备可专利性的。而在美国专利法的发展历史上，这三种对象最初都不具备可专利性。其中，导致这种变动发生的一个非常重要的原因是，它们都可以产生所谓的“有用的、具体的与有形的结果”，具有一定的实用性。
（二）欧洲的实践
《欧洲专利公约》第52条之（2）明确地规定了不能获得专利权的主题，其中包括第（c）“进行智力活动、做游戏或从事商业活动的方案、规则和方法”。一直以来，商业方法在欧洲是不具有可专利性的，因为其本身就被排除在可获得专利的主题之外。
但是，为了维持对美国的竞争力，欧洲专利局（EPO）通过审理Pension Benefit Systems Partnership一案，对“商业方法不具有可专利性”原则做出了重大修正。Pension Benefit案是关于一项名为“改进年金收益系统”(Improved Pension Benefits Systems）的申请是否可以在欧洲获得专利权的纠纷。这种系统可以帮助雇主管理其雇员年金收益账户，也可以为所有参与的雇员计算可精确预计的和可增加的收益。这个申请的权利要求包括：方法权利要求，具体指将雇员的数量、收入和年龄以及雇主的信息提供给数据处理装置，运用该装置计算雇员的平均年龄，计算雇员的周期寿险成木和寿险保单面额，计算雇员在死亡、残疾或者退休时所能获得的定期收益，为雇主计算每年管理、法律和信托方面的最佳花费这一整套商业方法：产品权利要求，具体指一个数据处理工具，该工具可以用来接收雇员和雇主的各项信息，并处理这些信息，得出方法要求中涉及的各项具体指标。1995年7月7日，欧洲专利局对该专利申请做出了否定的裁决。申请人于1995年9月8日提出申诉。在至欧洲专利局做出最后裁决的期间里，一个与之相当的申请已经在美国获得了专利。2000年9月8日，欧洲专利局对该案做出了最后裁决。在最后裁决中，欧洲专利局上诉技术委员会认为，《欧洲专利公约》第52条之（2)的排除性规定隐含着专利应当具有“技术性”或者“技术特征”的要求。对于方法权利要求，委员会认为问题在于权利要求的方法是否表现为从事商业活动的方法本身。如果商业方法本身具有技术性或者说具有技术特征，它仍然是从事商业活动的方法，但已经不是公约所述的商业活动方法本身，那么这种具有技术性质的商业方法可以被授予专利权。而本案中方法权利要求的特点仅在于处理和产生纯粹管理性、保险统计性和金融性特征的信息，并且处理和产生这些信息是典型的商业步骤，因此不具备可专利性。对于产品权利要求，委员会认为一个为在特定领域中使用目的而编制的计算机系统，即使被应用于商业领域，其在物理实体和具有实用目的的人工制造意义上也具有具体装置的特征，因此构成公约规定的发明。但是在评价一项申请是否可以构成发明时，还需要考察其技术性贡献。本案中的申请所实现的改进实质上是经济性的，不具备产生技术贡献的创造性，因此这项权利要求也被否决。（参见朱理：“欧洲专利局对商业方法专利的态度从Pension Benefit案谈起”，载于张平主编：《网络法律评论》第二卷，北京：法律出版社，2002年7月第一版，页170-175,)
虽然在Pension Benefit案中申请人的方法和产品权利请求最终都遭到了欧洲专利局的否决，但是否决的原因并不是因为它们是商业方法或者与商业方法有关，而是由于它们不具备发明所必需的技术特征，这对“商业方法不具有可专利性”原则做出了重大突破。按照欧洲专利局在最后裁决中的表述，即使某种权利申请是商业方法或者与商业方法有关，如果该申请具有技术性，而且具有实质意义上的技术贡献，那么该申请也具有可专利性，不应被排除在可专利的主体之外。
由此可见，商业方法能否在欧洲获得专利权，取决于该方法是否具有技术性。技术性既是使商业方法具有可专利性的突破口，又是使商业方法具有可专利性的一道屏障。那么如何判断某种商业方法是否具备技术性呢？在20世纪80年代victom案做出的广为人知的裁决中，欧洲专利局认定一种操作图像的计算机化的方法是一种技术方法，其依据的标准是可以在一个物理实体上运行，该物理实体使方法具有了技术性，这可被称为“物理实体”检验法。而在Pension Benefit案中，欧洲专利局认为，评价某种方法是否具有技术性时，仅仅因为其涉及了物理实体或者使用了技术手段是不够的，还需要考虑使用技术手段的目的。如果其目的不是为了解决技术问题，那么该申请就不具有技术性。这可被称为“技术手段＋目的”检验法。而仅仅为了加工和产生纯粹管理性、保险统计性和金融性特征的信息并不被认为具有技术目的。（朱理文，页175-177)
而对于产品权利请求，欧洲专利局上诉委员会认为，即使该产品装置被应用于商业领域，该产品权利请求也因其具有物理实体特征而天然具有技术性，此时是否具备技术特征这道门槛被大大地降低了。但是，委员会同时认为，评价某项产品权利请求是否具有可专利性，还需要考查其能否产生技术贡献，这是《欧洲专利公约》第52条之（1）关于专利“创造性进步”的要求所致。如果某项产品申请所涉及的改进实质上是经济性的，只能有助于经济领域而不能有助于技术领域的发展，那么该申请还不能被授予专利权。所以，在审查某种产品权利请求是否具有可专利性的过程中，技术性要求还是存在的，它被放在了“创造性”标准下进行考量。（朱理文，页177-180)
虽然在欧洲“商业方法不具有可专利性”原则已经发生了重大修正，但是技术性要求依然是商业方法可专利性进程中一道重要屏障。“技术性”本身的含义不是特别清楚。根据欧洲专利局做出的有关裁决，笔者认为，“技术性”侧重于指可以达到某种物理效果、产生某种物理变化、增加某种物理功能和利用了某种工具手段的技术，它更偏重于工业领域，这和我国专利法中“技术”的含义比较类似。
在经过欧洲各国长期的辩论后，欧洲专利局于2001年10月公布了修改后的专利审查指南。在这一审查指南中，软件专利申请被合法化，软件已经可以在欧洲获得专利权（参见张平：“论商业方法软件的可专利性特别分析美日欧在BMP上的立场和价值取向以及中国的应对策略”，载于张平主编：《网络法律评论》第二卷，北京：法律出版社，2002年7月第一版，页150)。但是，在欧洲，技术性仍然是衡量可专利性的重要标准，只有具有技术特征和产生技术贡献的商业方法、商业方法软件及系统，才可以被授予专利权。
（三）日本的实践
在日本专利保护历史上，曾对商业方法和与计算机软件有关的发明持有否定态度。但是，日本一直在专利保护上采取“实用主义”的策略。从1982年12月发布《关于计算机应用技术应用发明的审查指南》之后，日本专利局（JP0）就频繁调整有关计算机软件发明的审查基准。2000年再次修订《专利审查指南》，其中规定：1．通过计算机完成多种功能的“计算机程序”本身可以成为“产品发明”；2．由软件处理的信息若是可以通过硬件手段具体实现，则软件可以成为“法定发明”：3．增加了与商业方法有关的发明创造性判断的实例等。现在，商业方法软件是可以在日本获得专利权的。（张平文，页151）
商业方法、商业方法软件及系统是电子商务发展的支柱，谁享有它们的专利权，就意味着谁可以控制庞大的电子商务市场。是否对商业方法、商业方法软件及系统进行专利保护这个问题的背后隐藏着巨大的国家利益，这是目前一些专利大国扩大对商业方法、商业方法软件及系统进行专利保护的重要原因。那么，我国专利法应该如何应对呢？请看下篇分解。
2003 > 2003年总第54辑